Por qué una búsqueda comprensiva de derecho común es tan importante

Cada pedido del Servicio de Solicitud de Marcas comerciales incluye una búsqueda en la base de datos federal de marcas comerciales de EE. UU. para las solicitudes de marcas comerciales registradas y pendientes. Sin embargo, debe considerar una búsqueda de "derecho común" para la mayoría de las solicitudes de marcas registradas para reducir el riesgo de futuros problemas legales, que se incluye en el paquete de Autopiloto o se puede comprar como un servicio independiente.

Para resumir el valor de una búsqueda de derecho común en un solo párrafo, aquí hay una cita directamente de la Oficina de Marcas y Patentes de EE. UU. (USPTO):

Si bien no es necesario que tenga un abogado, un abogado puede salvarlo de futuros problemas legales costosos al realizar una búsqueda comprensiva de registros federales, registros estatales y marcas comerciales no registradas de "ley común" antes de presentar su solicitud. Las búsquedas comprensivas son importantes porque otros propietarios de marcas comerciales pueden tener derechos legales protegidos en marcas comerciales similares a la suya que no están registradas a nivel federal. Por lo tanto, esas marcas registradas no aparecerán en la base de datos del Sistema electrónico de búsqueda de marcas registradas (TESS) de la USPTO, pero en última instancia podrían impedir el uso de su marca.

De "Lo que un abogado privado podría hacer para ayudar a evitar posibles trampas" de la USPTO.

Para desempaquetar estas ideas un poco más, sigue leyendo.

1. Arriesgar invertir en una Marca que puedes perder en el futuro

La ley de marcas comerciales opera tanto a nivel federal como estatal (cada uno de los 50 estados, DC y 6 territorios tiene sus propios estatutos de marcas comerciales y jurisprudencia que se han desarrollado a lo largo de los años). Los derechos de marca a nivel estatal surgen de la simple apertura de un negocio y la publicidad.

Cuando solicita una marca comercial federal, está buscando derechos exclusivos a nivel nacional sobre su marca. Sin embargo, la USPTO solo busca en la base de datos federal marcas comerciales similares, por lo que es completamente posible registrar federalmente una marca comercial sobre la que no tiene derechos y esto puede conducir a resultados desastrosos.

Por ejemplo, imaginemos que acaba de iniciar SUPER SUDS, una nueva empresa de jabones artesanales, en la soleada California. Echó un vistazo rápido a la base de datos federal, no encontró otras marcas comerciales con el mismo nombre, envió una solicitud a la USPTO y, en unos pocos meses, su marca se registró sin problemas. Marca registrada asegurada, siguió adelante con su vida.

Mientras tanto, han pasado algunos años, ha creado un sitio web increíble en supersuds.com, tiene unos cientos de miles de clientes repetidos en todo el país, distribución minorista de terceros y está gastando sumas sustanciales en publicidad, mes tras mes para dar a conocer su marca. Todo está funcionando bien, el teléfono no para de sonar con los pedidos, y su negocio acaba de recibir favorablemente en un artículo de estilo de vida en el New York Times. Está pensando en contratar más empleados para satisfacer la demanda.

Luego recibe una carta certificada por correo de un bufete de abogados muy grande y muy caro. Su cliente, SUPER SUDZ, una compañía de jabones de dos personas que solo vende jabón en su única y pequeña tienda en el centro de Burlington, Vermont, vio su excelente artículo en el New York Times. No están muy contentos de que hayas robado su nombre. Investigaron un poco y resulta que estuvieron en el negocio durante 8 años completos antes que usted. Alegando violaciones de la ley de marcas registradas del estado de Vermont, basándose en el hecho de que comenzaron a usar la marca antes que usted, exigen que deje de vender jabón de inmediato con la marca SUPER SUDS o lo llevarán a los tribunales por infracción de marca registrada.

Por lo tanto, ahora se enfrenta a la decisión de cambiar su nombre, perder años de valor de marca y confundir seriamente a su base de clientes recurrentes o gastar decenas de miles de dólares litigando el problema o aferrarse a la esperanza de que SUPER SUDZ podría estar abierto a algún tipo de acuerdo razonable.

Como nunca solicitó una marca federal, SUPER SUDZ no apareció en su búsqueda rápida de marcas en la base de datos de la USPTO. No tenías forma de saber que existían. Si tan solo hubiera gastado unos cuantos dólares extra en una búsqueda de marcas de derecho común cuando tuvo la oportunidad.

2. Una Reporte de Búsqueda de Marcas te ayudará si eres demandado por Violación de Derecho de Marcas

Si alguna vez lo demandan por infracción de marca registrada, no querrá estar en una posición en la que la otra parte pueda argumentar con éxito que usted infringió su marca a sabiendas. Un informe de búsqueda de marca registrada es evidencia objetiva de que usted hizo todo lo que estuvo a su alcance para garantizar que su marca estuviera disponible para el registro a nivel nacional y que su adopción de la marca fuera razonable. Sin un informe de búsqueda, un abogado experto argumentará que usted ignoró deliberadamente los derechos de marca registrada de su cliente y siguió adelante sin tener en cuenta la ley. Además de tener que encontrar una nueva marca comercial y la interrupción que traerá a un negocio en curso, saber que los infractores tienden a estar en apuros por los honorarios de los abogados (suyos y de la otra parte), los costos judiciales, las ganancias de la marca infringida y los daños y perjuicios ( a veces triplicado).

Un informe de búsqueda de derecho común cubre las solicitudes de marcas registradas vivas y el registro en la USPTO, así como las solicitudes muertas y abandonadas. Además, nuestra búsqueda de derecho común también recorre millones de sitios web y cuentas de redes sociales en busca de contenido similar y nombres de dominio similares que puedan revelar a alguien con derechos superiores a su marca comercial.

Más allá de los pasos que tomamos para completar una búsqueda comprensiva de marcas, hay poco más que pueda hacer para asegurarse de que un nombre esté disponible para registrarse. Un informe de búsqueda tiene 5 o 10 páginas que podrían marcar una gran diferencia si alguna vez se encuentra en la corte. Puede descargar un informe de búsqueda de derecho común de ejemplo aquí.

Conclusión

La presentación y adquisición de una marca federal sin una búsqueda de derecho común es completamente posible, pero conlleva grandes riesgos, que pueden no surgir durante años o décadas. Probablemente no valga la pena arriesgar su futuro sustento para ahorrar unos cientos de dólares ahora.